专家点评

北京市高级人民法院

审判委员会专职委员、民三庭庭长

杨柏勇

本案同时入选2019年中国法院50大典型案例和2019年度北京法院十大知识产权案例，且该案涉及5G技术的基础专利，与我国信息技术的应用与发展密切相关。二审判决针对专利确权案件中当事人撤回起诉的申请，详细论述了是否应当裁定准许的条件，对此类案件的处理具有一定的指导意义。二审判决同时明确了认定享有优先权的条件，即必须以涉案专利请求保护的技术方案为要求优先权基础的在先申请客观记载的技术方案或者本领域的技术人员可以从该在先申请中直接和毫无疑义地得出的技术方案为前提；而非本领域技术人员从该在先申请中可能得出技术方案即可。该标准对于《专利审查指南》的规定作出了进一步的明确，为此类案件的审理提供了指引。

京小搥说案情：

三星电子株式会社（简称三星会社）系名称为“用于在移动通信系统中发送和接收随机化小区间干扰的控制信息的方法和装置”的发明专利（简称本专利）的专利权人。针对本专利，华为技术有限公司（简称华为公司）于2016年9月2日提出无效宣告请求。经审查，原国家知识产权局专利复审委员会作出第33697号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定）：本专利享有相应的优先权，华为公司的相关无效理由不能成立，决定维持本专利有效。

华为公司不服被诉决定，提起诉讼。北京知识产权法院法院经审理认为：本专利不能享有相应的优先权，被诉决定对此认定有误，判决撤销被诉决定，并判令重新作出决定。

宣判后，三星会社提起上诉。二审审理期间，华为公司以其与三星会社已达成一致意见为由向法院书面提出了请求撤回本案一审起诉的申请。北京市高级人民法院经审理认为：本案中并不具备裁定准许华为公司撤回起诉申请的充分条件，在认定三星会社上诉理由不成立的基础上，判决驳回上诉、维持原判。

精彩段落

基于处分原则，当事人有权在法律规定的范围内处分自身的民事权利和诉讼权利。撤回起诉属于当事人处分自身诉讼权利的一种具体形式，是当事人意思自治原则在诉讼程序中的具体体现。但无论民事权利，抑或诉讼权利，均存在相应的权利边界。无边界的权利行使，将使得法律秩序本身难以维系。而权利边界的界定通常源于不同的利益衡量。上述第一个要件即在于平衡原告与其他当事人的利益。二审程序中不加限制地允许原告撤回起诉，不仅可能导致被告支出的诉讼成本无法得到补偿，同时可能使被告面临再次被起诉的风险，既损害了被告的程序利益，亦有违实体正义。……专利制度的价值在于“通过公开换保护”，即专利权人通过申请专利的方式公开其技术方案，以换取特定时期对该公开技术方案的垄断权。作为一种垄断权，专利权必然涉及专利权人利益与社会公众利益的平衡问题。因此，在专利确权案件中，对于当事人在二审期间申请撤回起诉的，审查裁定准许该撤回起诉的申请是否有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益表现的尤为重要。首先，一项技术方案欲获得专利权的保护，其必须满足专利法规定的包括权利要求应当得到说明书的支持、说明书公开应当充分以及技术方案应当具备新颖性、创造性、实用性等授权条件，且根据《专利法》第四十五条的规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。但《实施细则》第六十六条第二款亦规定了在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。因此，若涉案无效决定的结论为无效宣告请求人的无效理由不能成立，并维持涉案专利权有效，而一审法院经审查认为该无效决定的相关认定有误，且该错误可能对该专利权的效力产生实质影响，那么在此种情况下，若准许当事人在二审期间撤回起诉，其必然的结果即为撤销一审判决而导致该无效决定生效，从而会实质剥夺其他人依据该相同理由和证据宣告该专利无效的权利。其次，若该“相同理由和证据”为涉案专利权利要求不能得到说明书的支持、说明书公开不充分、涉案专利技术方案不具备实用性等理由，或者现有技术中能够否定该专利新颖性、创造性的对比文件仅有该“相同理由和证据”，则会使得本不应当获得授权的技术方案获得专利权的保护，从而使得社会公众实施该技术方案的行为将会面临侵犯专利权的指控，进而实质影响社会公众的行为自由，并最终影响科学技术进步和经济社会发展，有悖于专利法的立法目的。

据此，在专利确权案件中，是否应当准许当事人撤回起诉，除应当满足其他当事人同意的要件外，亦应当结合涉案无效决定的结论，重点审查裁定准许当事人撤回起诉是否会损及国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。通常情况下，若涉案无效决定的结论为宣告涉案专利权全部无效的，只要满足“经其他当事人同意”的要件，即应当裁定准许当事人撤回起诉的申请；若涉案无效决定的结论为部分无效或者宣告涉案专利权有效的，除满足“经其他当事人同意”的要件，亦应当重点审查一审判决有关涉案专利有效部分的认定是否存在相反的结论并实质影响该专利权的效力，以避免裁定准许当事人撤回起诉而有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。在此基础上，若一审判决的相关认定对涉案专利权的效力无实质影响，则可以认定裁定准许当事人撤回起诉尚不至损及国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；若一审判决的相关认定对涉案专利权的效力存在实质影响，那么，如上所述，裁定准许当事人撤回起诉将可能损及国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。因此，在一审判决的相关认定对涉案专利权的效力存在实质影响时，不宜径行裁定准许当事人撤回起诉，而应当在实质审查一审判决该相关认定是否正确的基础上，再作出是否准许当事人撤回起诉的裁定。

来源：京法网事